浅谈专利实际发明人的认定

文/ 杨芳 协力律师事务所 知识产权团队 专利代理师

专利中有两类“人”，一类是享有专利财产性权利的专利申请人/专利权人，另一类则是享有署名权和报酬权的发明人/设计人。在实践中，由于我国的专利申请程序中对发明人并不做审核，也不像美国要求提供发明人誓言，所以一些专利申请人填写发明人时较为随意，这在一些特殊时刻会产生不必要的麻烦。比如科创板IPO问询过程中，多个企业被问到专利发明人是否是企业的核心技术人员；再比如以中国专利申请作为优先权文件在美国申请专利时，要求在先的中国专利申请和在后的美国专利申请至少有一个发明人是一致的，但却找不到发明人来签署相应的文件。因此，建议企业在专利申请时尽量正确填写发明人，以免日后造成波折。

谊众药业科创板IPO过程中被问询的问题

对于非职务发明而言，发明人与申请人的身份不存在分离的情形，很难产生发明人认定的问题。对于职务发明而言，发明人往往是申请人的员工、受托方等身份，在某些专利纠纷中，判断专利的实际发明人对案件走向有着至关重要的影响。比如涉及职务发明的纠纷或发明人职务报酬纠纷中，判断员工或前员工是否是涉案专利的实际发明人，是判断涉案专利是否为职务发明，或员工是否有权向专利权人要求报酬的基础，也是双方争议的焦点。

根据《专利法实施细则》第十三条对专利的发明人或者设计人的定义，即：

专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

可见认定专利实际发明人的核心在于两点：是否对发明创造的实质性特点作出贡献，以及贡献是否是创造性的。

下面本文将结合案例探讨影响专利实际发明人认定的一些因素以供参考：

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1、实质性特点的确定

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第六条第一款规定：

民法典第八百四十七条所称“职务技术成果的完成人”、第八百四十八条所称“完成技术成果的个人”，包括对技术成果单独或者共同作出创造性贡献的人，也即技术成果的发明人或者设计人。人民法院在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人。

上述司法解释虽然是对技术合同的解释，但职务发明与职务技术成果的发明人或设计人其区别仅在于该项技术是否申请专利保护，因此，该条关于“创造性贡献”的定义对专利发明人认定有着相当的借鉴意义。该条规定提出了在认定创造性贡献时，对实质性技术构成的“分解式”判断方法，即先从涉及的发明创造中分离出实质性特征，再一一比对涉案发明人是否对这些实质性特征作出了创造性贡献。

例如：在“冯寅绍、上海上药第一生化药业有限公司发明创造发明人、设计人署名权纠纷案”【（2020）最高法知民终397号】中，基于涉案专利授权过程中审查意见答复所列的与现有技术的7个差异，认定为涉案专利的实质性技术特征，进而再针对这些与现有技术差异点进行对比判断。

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2、作出创造性贡献的判断

在专利领域，实质性特点不仅仅是与现有技术的区别，更是该技术方案对现有技术的贡献之处，也就是该专利创造性的来源。只有对发明创造作出“创造性”贡献的人才是涉案专利的实际发明人，对于一些组成发明创造的技术，若只是运用了常规技术手段的人则不被认为是发明人。不同类型的专利对于专利的创造性有着不同要求，比如发明专利的创造性需要具有“突出的实质性特点和显著的进步”，实用新型的创造性需要具有“实质性特点和进步”，外观设计专利应当与现有设计或现有设计特征的组合相比具有“明显区别”。

例如，在“陶柳成与江苏紫东建筑科技股份有限公司、涂道军等发明创造发明人、设计人署名权纠纷案”中，法院将涉案专利与原告入职前被告已申请专利的技术方案进行对比，二者虽然存在区别，但是法院认为这些区别仅是简单置换以及常规技术手段，不能达到创造性贡献的程度。

对于是否属于创造性贡献，在专利法及其审查指南等部分有着较为详细的介绍，在实践中可以利用三步法进行判断，这也是一些法院在认定发明人时重点在“技术领域”“所解决的技术问题”“具体技术方案区别”这些方面进行对比的原因。

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3、关注涉案专利申请日前的证据

证明对涉案专利实质性贡献的证据应是形成于涉案专利申请日前的证据。由于专利申请涉及到信息公开，无论是实用新型、外观设计的授权时公开，还是发明专利的实质审查前公开，毫无疑问的是，在发生纠纷前涉案专利的技术方案均处于可以被公众所知的状态。为了避免在涉案专利公开后伪造相关证据，法院在审理过程中会着重关注相关证据的形成时间。

例如：在“冯寅绍、与朱亮发明创造发明人、设计人署名权纠纷案”【（2018）沪73民初810号、（2020）最高法知民终397号】中，原告冯寅绍认为被告朱亮利用公司规章制度漏洞将自己作为发明人，为了证明自己对涉案专利的实质性特点作出了创造性的贡献，原告冯寅绍提供了自己的手稿与涉案专利进行对比，但一审法院认为原告冯寅绍用于证明对专利实质性特点贡献的手稿未经鉴定，也无法证明手稿的形成时间，不支持原告冯寅绍为涉案专利实际发明人的主张。

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4、专利著录事项的公示效力

专利著录事项中登记的发明人具有公示效力，在无其他相反证据予以推翻的情况下，应认定专利著录事项中记载的发明人即为专利的实际发明人。这一点类似于著作权登记的公示效力，虽然都具有一定的公示公信力，但有相反的有力证据证明时也可以推翻。

例如：在“曾永福、东莞怡信磁碟有限公司职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案”【（2017）粤73民初3581号、（2019）最高法知民终230号】中，原告曾永福是涉案专利登记公示的发明人之一，被告怡信公司虽然主张原告曾永福入职公司后未从事研发工作，不是涉案专利的实际发明人，但是被告怡信公司的证据均在涉案专利申请日之后，不足以证明其主张，无法推翻专利著录事项的公示效力。最终法院认定原告曾永福为涉案专利的实际发明人，判决被告怡信公司应当支付曾永福职务发明报酬。

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5、发明人的工作职责

在涉案专利未登记涉案发明人姓名的情形下，法院可以参考发明人的工作职责、工作内容以及学历背景等来判断与涉案专利技术方案的关系。

例如，在“大连东鼎工业设备有限公司、维翰（大连）工业设备有限公司专利权权属纠纷案”【（2019）辽02民初字第284号、（2020）最高法知民终1335号】中，法院基于何文、高伟在东鼎公司的工作岗位为行政、采购人员，在实际工作中也从事行政、采购工作，且东鼎公司在原审庭审中亦认可何文和高伟不从事技术工作，涉案专利的作出与何文、高伟在东鼎公司承担的本职工作及分配的任务无关，二者不是涉案专利的实际发明人。

当然，工作职责仅是判断涉案发明人是否与涉案专利技术相关的其中一个考量因素，法院经常结合其他证据进行综合判断，因此，即使工作职责中不带有研发相关内容，仍有可能被认定是专利的实际发明人。

 结语 

END 

看了这些考量因素后，企业可以根据这些考量因素进一步完善知识产权管理制度。其一，要完善发明人填报的管理制度，慎重填写发明人，避免将无关人员列入发明人。其二，注意保留专利申请日前的相关资料。例如，在“苏州兮然工业设备有限公司、王京旭专利权权属纠纷案”【(2020)最高法知民终669号】中，牧野公司提供了双方在涉案专利申请日前为厦门钨业供应回转窑的过程中进行了多次会议讨论并绘制了相应图纸，相应图纸与涉案专利说明书附图高度相似，相关会议纪要和图纸记载展示的技术方案与涉案专利实质性相同。因此，现有证据足以证明震华公司和牧野公司对涉案专利实质性特点作出了创造性贡献。对于研发过程中阐述的设计图、会议纪要等文件及时地留存并要求相关人员签字。其三，对入职的技术人员进行必要的背景调查，留存技术人员相关简历等，避免卷入职务发明纠纷。

（本文为授权发布，仅代表作者观点，未经许可不得转载）

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